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商标侵权合法来源抗辩制度下合规路径

日期:2023-05-08

一、问题提出



《商标法》第五十七条第三项列举的侵犯注册商标专用权行为,即销售侵犯注册商标专用权的商品,明确不以侵权人具有侵权故意为构成要件。此时,经营者即使不知其所采购、销售的产品侵犯他人注册商标专用权,也构成侵权。为保护善意第三人,《商标法》第六十四条第二款规定了经营者不承担侵权责任的情形:能证明该商品是自己合法取得并说明提供者。该条款成为合法来源抗辩的依据,而实务中,合法来源抗辩的认定颇为严格。本文将围绕商标侵权合法来源抗辩,结合法律规定、司法案例与制度设计层面深度思考的理解,对企业经营中,购销产品环节的商标合规提出建议。


二、法律规定


与合法来源抗辩相关的法律规定,见于《商标法》、《商标法实施条例》、《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》、《商标侵权判断标准》以及各地方法院颁布的地方司法文件中。具体如下:


效力级别

法律法规

具体规定

法律

《中华人民共和国商标法》

第六十条第二款

工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的,应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售。

第六十四条第二款

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。

行政法规

《中华人民共和国商标法实施条例》

第七十九条

下列情形属于商标法第六十条规定的能证明该商品是自己合法取得的情形:

(一)有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或者供货单位认可的;

(二)有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的;

(三)有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的;

(四)其他能够证明合法取得涉案商品的情形。

第八十条

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售,并将案件情况通报侵权商品提供者所在地工商行政管理部门。

司法解释

《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》

第四条

被告依法主张合法来源抗辩的,应当举证证明合法取得被诉侵权产品、复制品的事实,包括合法的购货渠道、合理的价格和直接的供货方等。

被告提供的被诉侵权产品、复制品来源证据与其合理注意义务程度相当的,可以认定其完成前款所称举证,并推定其不知道被诉侵权产品、复制品侵害知识产权。被告的经营规模、专业程度、市场交易习惯等,可以作为确定其合理注意义务的证据。

部门规章

《商标侵权判断标准》

第二十七条

有下列情形之一的,不属于商标法第六十条第二款规定的“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品”:

(一)进货渠道不符合商业惯例,且价格明显低于市场价格的;

(二)拒不提供账目、销售记录等会计凭证,或者会计凭证弄虚作假的;

(三)案发后转移、销毁物证,或者提供虚假证明、虚假情况的;

(四)类似违法情形受到处理后再犯的;

(五)其他可以认定当事人明知或者应知的。

第二十八条 商标法第六十条第二款规定的“说明提供者”是指涉嫌侵权人主动提供供货商的名称、经营地址、联系方式等准确信息或者线索。

对于因涉嫌侵权人提供虚假或者无法核实的信息导致不能找到提供者的,不视为“说明提供者”。

地方司法文件

《北京市高级人民法院知识产权民事诉讼证据规则指引》

1.32 被告依据知识产权部门法的相关规定主张侵权产品或侵权复制品具有合法来源的,应对其合法获取侵权产品或侵权复制品的事实承担举证责任。

证明合法来源的证据应结合被告的经营规模、购买途径、支付对价、举证能力、相关交易习惯及主观注意义务等因素综合审查。

被告能够提供证据证明侵权产品或侵权复制品具有合法来源的,推定其在主观上无过错,但有证据证明被告知道或应当知道侵权事实的除外。

已查明侵权产品或侵权复制品制造者的,提出合法来源抗辩的被告仍应提供其合法获取侵权产品或侵权复制品的证据。

《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南(修订版)》

6.3条

具体审查销售商的举证义务是否到位,可以综合考虑以下因素:

①商标的知名度。②销售商的认知能力。③商品的进货价格和进货渠道。④商品本身的属性及外部反映的信息。⑤不存在其他例外因素。


根据上述法律规定,经营者合法来源抗辩的成立需符合两个条件:主观无过错,客观上提供合法来源证据与说明提供者。在判断经营者是否主观无过错时,通常综合涉案商标的知名度、销售者的经营规模和认知能力、被诉侵权产品的采购渠道和采购价格等因素。而提供合法来源证据,则主要包括供货单据、采购合同及付款凭证、发票等交易凭证。在说明提供者时,应有真实、准确的供货商名称、经营地址、联系方式。


三、案例分析


在侵犯商标权纠纷案件中,法院不支持合法来源抗辩的理由主要涉及以下情形。


(一)未能提供被诉产品的合法来源


合法来源抗辩下,经营者需提供其与被诉产品提供者之间的交易凭证,对于各类凭证,需相互印证,同时法院重点关注交易凭证的主体、内容、时间是否与被诉产品相关信息一致。当交易凭证缺失、或存在未加盖公章、主体不一致、内容不清、时间不符等瑕疵,则难以构成合法来源:


西安市未央区恒聚源茶莊提供了淘宝平台截图,证明其销售的商品具有合法来源。但该截图订单中显示的盖碗的图案与被控侵权产品图案并不相同。订单创建时间为2019121日,XX镇陶瓷协会进行公证保全证据的时间为2021418日,时间间隔较大。且西安市未央区恒聚源茶莊未提供直接供货方的具体信息。综合上述情况,西安市未央区恒聚源茶莊的合法来源抗辩不能成立。”——陕西省高级人民法院(2022)陕知民终411


“2018715日的购货单未加盖销售方的公章,亦未能提交相应的付款凭证予以佐证,其提交的证据无法证明2018715日的购货单上的货物即是本案被控侵权商品,不足以证明被诉侵权商品具有合法来源。”——广东省深圳市中级人民法院(2020)03民终24517


需要注意的是,电商平台一件代发模式中,经营者亦需要提供明确的供货商主体信息。对于符合《电子商务法》规定而不需办理市场主体信息登记的店铺,一件代发订单记录难以得到法院支持:


钰恒公司在上诉状中所附的网络截图,无法核验真实性,且没有明确的供货人,故钰恒公司的该项抗辩理由不能成立”——河南省高级人民法院(2022)豫知民终303


又如,通过微信采购一件代发,未提供微信交易主体的具体身份信息,也不符合合法来源抗辩的要求:


虽然郭妮提交了与“AAck网供(一件代发)的微信聊天记录,被诉侵权商品有可能来源于该微信好友,但是郭妮并未进一步举证“AAck网供(一件代发)微信好友的具体身份信息。”——广州市花都区人民法院(2021)0114民初3902


(二)未尽到合理注意义务


1. 未尽到基本的注意义务


不知道所售产品为侵权产品是一项难以直接证明的消极事实,对此法院通常结合涉案商标知名度、经营规模、认知能力、采购渠道、销售价格等因素,判断经营者是否存在主观过错。


例如,经营者自称所售产品为正品,却未事先审核供应商的授权情况:


上诉人在本案一审期间提交1688平台订单记录、淘宝降权记录等证据,拟证明其提出的涉案商品是从1688平台采购、其淘宝店铺因刷单被平台降权的主张。对此本院认为,上诉人涉案店铺名称为唯蜜瘦官方企业店,且在商品链接使用唯蜜瘦官网正品等,但上诉人并非涉案商标权利人授权的经销商,且上诉人作为经营者,应当审查其所谓官网正品的进货来源主体所销售的商品是否经过合法授权,并应当要求提供授权证明,但其未经审查,也未要求提供,未能尽到基本的注意义务,主观上存在过错。”——广东省深圳市中级人民法院(2022)03民终818号案


又如,被诉产品的价格与市场价格相差较大,明显不符合正品价值特征:


豪阁公司在上诉状中称被诉侵权商品售价仅32.24元,而正品特步鞋单价至少几百元,亦表明其知悉被诉侵权商品为非正品特步鞋。豪阁公司明知被诉商品系侵权商品仍予销售,不符合合法来源抗辩的成立要件,其主张的合法来源抗辩不能成立。”——浙江省高级人民法院(2021)浙民终1824号案


2. 对特殊商品的注意义务


对于国家实施特别管理规定的商品,经营者应符合相关规定的管理要求,在购进此类具有特殊管理规定的商品时,除负有一般的注意义务外,还需履行特定索证、索票等义务。


例如,《化妆品生产经营企业索证索票和台账管理规定》第三条规定,化妆品生产经营企业应当建立索证索票制度,认真查验供应商及相关质量安全的有效证明文件,留存相关票证文件或复印件备查,加强台账管理,如实记录购销信息。第七条规定,经营企业索证至少应当包括以下内容:(一)化妆品生产企业或供应商的营业执照;(二)化妆品生产企业卫生许可证;(三)化妆品行政(卫生)许可批件或备案凭证、国产非特殊化妆品备案登记凭证;(四)化妆品检验报告或合格证明;(五)进口化妆品的有效检验检疫证明。不能提供原件的,可以提供复印件。但复印件应加盖化妆品生产企业或供应商的公章并存档备查。因此,经营化妆品的销售商,其注意义务应参照该管理规定履行:


顺康药业公司、顺康药业连锁第十店、顺宏药房作为专业经营者,理应知悉上述法定义务,如果其依此履行了相关义务,应能发现所购商品为侵权商品。但一方面,顺康药业连锁第十店在向顺宏药房调货过程中以及对于发生在其经营场所内的交易行为所涉商品,并没有做应有的审查;另一方面,顺宏药房购进被诉侵权商品完美芦荟胶时,也未尽到索证索票以及查验质量安全证明文件等义务,二者主观上均存在过错。”——天津市高级人民法院(2020)津民终379号案


3. 特殊主体的注意义务


商场中进驻品牌专柜涉及侵权时,权利人往往将商场一同起诉,而商场通常抗辩自身仅为场地的提供者而非被诉侵权产品专柜的实际经营者,已经尽到合理的审查义务,主观上无过错,并且,商场能够提供实际经营者的主体信息,因此具有合法来源,不应承担赔偿责任。而法院通常结合商场的规模、专业程度、与入驻专柜的合作模式等情况认定其合法来源抗辩是否成立:


中闽公司对涉案商场拥有较大和广泛的管理权,其与各专柜之间并非简单的场地租赁关系,理应负有更高的监督管理义务”“中闽公司作为大型百货商场的经营者,应对该品牌商品的市场销售渠道及零售价格等是否合理较普通商品有更高的注意义务和判断能力。故认为商场未尽到合理注意义务,合法来源抗辩不成立。——广州知识产权法院(2021)73民终4887


而相对经营规模较大、专业认知能力较高的企业,个体工商户的注意义务较低:


首先,鑫诚货运部在销售被控侵权产品时,洁丰公司生产的被控侵权产品在全国自由公开销售,且被控侵权产品商标已经在申请公告状态,故其有理由相信自己销售的产品并非侵权产品。其次,鑫诚货运部在购进被控侵权产品前,审核了被告洁丰公司的营业执照、开户许可证、检测报告,在购买被控侵权产品时,签订了《车用尿素买卖合同》,要求开具了增值税发票、收条等,购买程序正规、合法。综上,鑫诚货运部作为个体经营户,已经尽到其应尽的审慎义务,其所主张的合法来源抗辩成立。”——江苏省连云港市中级人民法院(2017)苏07民初175


四、合法来源抗辩制度设计目的探究


销售者的侵权行为属于帮助侵权,合法来源抗辩的设置,目的正是在维护商标秩序与市场交易秩序之间的平衡。如果经营者在销售侵权商品时,不知道或者不应当知道自己所销售的商品侵犯他人注册商标专用权,如果规定其也要承担相应的法律责任,对该行为人而言,则是要求其承担了其能力范围内所不能承担的责任,同时也会为整个社会的商业交易带来巨大的成本。¹因此,经营者只需在经营中尽到合理的注意义务,提供产品合法来源,即可免除损害赔偿责任。²


具体来说,经营者的合理注意义务应为事先、积极地履行,除去经营者自身知假售假、销售三无产品等明显具有主观侵权故意的情形,还包括选择正规采购渠道、采购前审查供货商资质、权利证明、对比正常市场价格等。正如天津市高级人民法院在(2020)津民终379号案中提到:销售者对于进货渠道和商品负有一定的审查、注意义务,以确保商品进货渠道合法正规以及商品无质量瑕疵和权利瑕疵,此既是保证商品质量的重要方式,亦是对销售者自身合法权益的维护。上述义务是一项积极作为的义务,经营者不能以消极不作为的方式规避或怠于履行相关义务并以此为由辩称不知道所售商品为侵权商品。这也是司法实践中,法院对经营者合法来源抗辩施以较高举证责任的内在考量。


对于提供产品合法来源,结合司法实践来看,不予支持的案例中更多的是经营者向供应商采购产品时忽略交易合规管理,导致证据存在较多瑕疵,而无法在诉讼中达到合法来源的证明标准。对此,既要考虑各类经济模式的特点和实际情况,同时也要从制度目标理解,即,通过明确被诉侵权产品的合法来源,既可以明确上游侵权人的身份,为商标权利人进一步从根源维权提供保障,也为通过规范经营者商业交易、以保证商品质量、保障终端消费者权益,同时也为进一步鼓励依法合规的正常交易。基于对该制度目标的理解,经营者应以诚实信用原则为基础,不论交易方式为线上或线下,均应明确产品提供者的真实、准确的身份信息,按照正常商业习惯留存相应交易凭证。


但我们也看到,在个案中,司法者往往也未完全考虑到不同商品特性、销售渠道、商业交易习惯所导致被告举证困难,在举证责任分配方面也过多分配给被告。本应原告也应负有初步举证义务也未实际要求原告履行。往往会导致被告销售的正品产品情况下,仍因举证问题承担侵权责任。这一点在司法实践中也尤为常见。


五、合规路径与建议


基于以上对合法来源的梳理与理解,经营者采购时应注意以下几方面,以规范交易:


第一,明确是否存在特殊商品或特殊主体的注意义务,是否涉及特殊行业管理规定,是否存在强制性管理要求,明确自身管理义务。


第二,从正规渠道采购,审核供货商主体资格、经营资质、权利证明,如审核营业执照、商标注册证、商标授权书等原件,并留存复印件或扫描件;通过电商平台采购的,也应索要审核相应资质证照与权利证明,获得供货商真实、准确的名称、经营地址、联系方式信息。


第三,与供货商签署合同,依法妥善保存付款凭证与相应发票。


第四,与供货商之间的订货单、发货单、收货单等交易单据,应注意主体是否与合同主体一致,是否加盖公章、公章是否与合同主体一致,产品名称、型号、图片等信息是否与合同约定内容一致,并注意留存单据。


第五,对于交易凭证存在瑕疵的,应及时与供应商确认,必要时,可沟通由供应商出具书面说明。


注释


1中华人民共和国商标法释义(2013年修改)


2合法来源抗辩成立案例可参考(2021)粤1973民初1145号:被告已提供东莞市鹤鼎百货贸易有限公司营业执照、《销售出货单》、微信转账记录。其中,《销售出货单》有加盖东莞市鹤鼎百货贸易有限公司送货专用章,其记载的客户名称、货款金额、付款情况(挂账、未付款)与微信转账记录显示的付款时间及付款金额等付款情况可以相印证,且先送货再付款以及在送货后先挂账在一定期限内统一结算,在现实生活中也属正常。此外,《销售出货单》上记载的芦荟胶产品与本案公证实物在产品名称、规格、零售价、产品条形码一致。据此,法院认为产品来源明确,交易方式及进货价格正常合理,合法来源抗辩成立。




审稿人:陈锦屏